Какие способы проверки помогут компаниям избежать ошибок при выводе на детский рынок новых линеек продукции. Кейс

Как компании не допустить привлечения к ответственности за неправомерное использование интеллектуальной собственности третьих лиц и уплате многомиллионных штрафов на этапе разработки и ввода на рынок новых линеек продукции

В данной статье компания «Кирюхин и Партнеры» специально для RDT-info.ru разбирает типичную ошибку, допускаемую бизнесом при разработке и вводе на детский рынок новых линеек продукции. Рассмотрим пример интересного судебного дела, которое юридическая компания «Кирюхин и Партнеры» вела на протяжении нескольких лет. Для клиента дело завершилось благополучно. Он в судебном порядке доказал отсутствие оснований для выплаты компенсации в размере более 5 000 000 рублей, но этот случай, скорее, исключение из правил.

Небольшая предыстория дела.

В 2016 году российская компания (истец), занимающаяся разработкой, производством и продажей детских товаров, обратилась с иском в арбитражный суд Свердловской области о взыскании более 5 000 000 рублей за нарушение исключительных прав и требованием запретить группе ответчиков осуществлять импортирование, продажу и иное введение в гражданский оборот детских товаров, содержащих словесное обозначение, содержащееся в товарном знаке истца. Группа ответчиков состояла из: компании, реализующей детские товары, компании-импортера и компании, которая разместила на упаковке реализуемой продукции спорное словесное обозначение.

В ответ на ходатайства ответчиков и в целях эффективного правосудия арбитражный суд Свердловской области счел целесообразным выделить в отдельное производство требования истца в отношении компании, которая разместила на упаковке реализуемой продукции обозначение и компании - импортера по месту нахождения одного из ответчиков, в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В арбитражном суде Свердловской области осталось судопроизводство по делу о взыскании 10 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак и запрете на реализацию товара для компаний — розничных продавцов. Исковые требования о взыскании компенсации свыше 5 000 000 рублей были переданы для рассмотрения в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Юристы компании «Кирюхин и Партнеры» представляли в арбитражных судах Санкт-Петербурга и Свердловской области интересы импортера и поставщика.

При проверке доводов истца о наличии сходства до степени смешения между его товарным знаком и обозначением, которое использовали ответчики, суд проводил оценку всех элементов товарного знака (включающего в себя графический и текстовый элемент). Истцу принадлежит комбинированный товарный знак, с изображением попугая в определенной цветовой гамме и нанесением на его расправленное крыло слова «Забияка». У компании-ответчика словесное обозначение «Забияка» использовано только для наименования конкретной модели товара и нанесено на товар после изображения другого комбинированного товарного знака — самолета с надписью «Властелин небес».

В соответствии с законодательством в области интеллектуальной собственности обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При определении сходства обозначений исследуются звуковое, графическое и смысловое сходство обозначений, а также исследуется значимость положения спорного элемента.

Из сравнительного анализа спорного названия товара суд первой инстанции сделал вывод о том, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент "Забияка", однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых объектов до степени смешения в целом. При осмотре товарного знака истца внимание акцентируется не на словесном элементе «забияка», а на изобразительном элементе, который играет существенную роль в индивидуализации товара. Поскольку в товарном знаке истца спорное слово не занимает доминирующее положение и сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом, в целом они не вызывают смешения в сознании потребителя даже в отношении однородных товаров и услуг.

Основываясь на проведенном сравнительном анализе арбитражный и апелляционный суды Свердловской области согласились с доводами юристов «Кирюхин и Партнеры» и исковые требования о выплате 10 000 рублей компенсации и запрете на введение компаниями-ответчиками в гражданский оборот товара не удовлетворили. Истец, не согласившись с решениями судов, обратился с кассационной жалобой в начале 2017 года.

Суд по интеллектуальным правам отметил, что суды при сопоставлении спорного обозначения не учли правовые позиции, изложенные в ряде методических рекомендаций и существующей судебной практики по защите правообладателей, и по одному из продавцов-ответчиков решения судов были отменены, дело было направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Свердловской области.

Новое рассмотрение дела по иску к компаниям-продавцам в 2017 году с учетом рекомендаций суда по интеллектуальным правам было проведено снова арбитражным, а затем апелляционным судами с повторным отказом в удовлетворении исковых требований. Верховный суд рассмотрение дела по кассационной жалобе истца для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда также отклонил, не найдя существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела.

Таким образом, после многократных этапов рассмотрения дела судами, иск о взыскании компенсации с компаний-продавцов и запрете на продажу товара со спорным обозначением был отклонен.

Выделенный в отдельное судопроизводство Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании солидарно с компании-владельца и компании-импортера товара компенсации более 5 000 000 рублей, а также о запрете на ввоз и реализацию данного товара был рассмотрен в 2018 году. Арбитражный суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу о необоснованности требований истца. При указанных обстоятельствах само по себе использование другими лицами спорного словесного обозначения «забияка», в отрыве от комбинированного обозначения, которому предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака истца, нельзя признать использованием этого товарного знака. В иске было отказано.

Однако стоит отметить, что данные категории споров преимущественно разрешаются судами в пользу истцов — владельцев товарных знаков. Согласно действующему гражданскому законодательству, с компании-нарушителя может быть взыскана компенсация от 10 000 до 5 000 000 рублей или в размере двойной стоимости товара, на котором изображены без согласия правообладателя принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности.

Исходя из этого компания «Кирюхин и Партнеры» рекомендует компаниям, которые разрабатывают новые линейки, особенно названия продукции, пользоваться специализированными ресурсами для проверки на предмет наличия тождественных или схожих до степени смешения товарных знаков, такими как:

1. Официальный сайт ФГБУ «ФИПС» — для проверки в России;
2. Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности — для проверки зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности за рубежом с распространением на Россию;
3. Специализированный сайт ФТС России для участников ВЭД, содержащий сведения о включенных в ТРОИС объектах интеллектуальной собственности.

Эти базовые способы проверки помогут избежать неблагоприятных последствий для бизнеса. В любом случае, если есть сомнения, что новая линейка продукции или название уникальны, либо при проверке нашлись схожие зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности, стоит обратиться к специалистам для квалифицированной оценки всех возможных рисков и их предупреждения.

/ RDT-info.ru